Für Investoren ist es insbesondere bei Technologie-Startups von entscheidender Bedeutung, dass die Gesellschaft Inhaberin der gesamten für ihren Geschäftsbetrieb relevanten IP ist. Doch wie das sichergestellt? In Kooperation mit dem Venture Capital Blog steht Rechtstexperte Dr. Raoul Müller, LL.M. (EUR), M.B.A. hierzu Rede und Antwort.
Wieso eine IP-Übertragung?
Für Investoren ist es insbesondere bei Technologie-Startups von entscheidender Bedeutung, dass die Gesellschaft Inhaberin der gesamten für ihren Geschäftsbetrieb relevanten IP ist.
Neben den Garantien bzgl. IP in der Beteiligungsvereinbarung wird daher regelmäßig in der Gesellschaftervereinbarung oder in einem separaten IP-Übertragungsvertrag vereinbart, dass die Gründer bzw. ihre Beteiligungsgesellschaften sämtliche von ihnen gehaltenen für den Geschäftsbetrieb erforderlichen geistigen Eigentumsrechte dauerhaft, kostenlos und uneingeschränkt auf die Gesellschaft übertragen und sich für die Zukunft verpflichten etwaig noch entstehende geistigen Eigentumsrechte dauerhaft, kostenlos und uneingeschränkt auf die Gesellschaft zu übertragen.
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Übertragung der Rechte des geistigen Eigentums
Üblich ist daher eine Regelung, die die Übertragung sämtlicher geistigen Eigentumsrechte mit Bezug zum Geschäftsgegenstand der Gesellschaft, die von den Gründern und ihren Beteiligungsvehikeln gehalten werden, auf die Gesellschaft sicherstellt.
Einräumung eines umfassenden Nutzungsrechts
Für alle Fälle, in denen eine Übertragung geistiger Eigentumsrechte rechtlich ausgeschlossen ist, wie insbesondere bzgl. Urheberrechten (z.B. bei Computerprogrammen), verpflichten sich die Gründer und ihre Beteiligungsgesellschaften, der Gesellschaft im weitest rechtlich zulässigen Umfang das ausschließliche Nutzungsrecht zu übertragen, was wirtschaftlich zum gleichen Ergebnis führt wie eine Übertragung der geistigen Eigentumsrechte. Sofern weitere Rechtshandlungen zur wirksamen Übertragung/Nutzrechteeinräumung erforderlich sind, müssen sich die Gründer und ihre Beteiligungsgesellschaften üblicherweise verpflichten, sämtliche erforderlichen Erklärungen abzugeben und die erforderlichen Handlungen vorzunehmen.
Kostenlose Übertragung
Nachdem die Investoren die Existenz der gewerblichen Schutzrechte in die Unternehmensbewertung einbeziehen erfolgt die Übertragung regelmäßig kostenlos. Häufig ist daher auch eine Regelung anzutreffen, dass die Gründer und ihre Beteiligungsgesellschaften aufgrund ihrer Beteiligung an der Gesellschaft von der Übertragung der gewerblichen Schutzrechte bzw. der Einräumung von Nutzungsrechten daran wirtschaftlich profitieren.
Übertragung geistigen Eigentums während der Tätigkeit
Üblich ist auch eine Verpflichtung sowohl der Gründer – für die Zeit in der sie für die Gesellschaft tätig sind oder Geschäftsanteile an der Gesellschaft halten und für ihre Beteiligungsvehikel – für die Zeit in der diese Geschäftsanteile an der Gesellschaft halten-der Gesellschaft das ausschließliche Nutzungsrecht im weitest rechtlich zulässigen Umfang an allen Rechten des geistigen Eigentums einzuräumen.
Geistiges Eigentum von Arbeitnehmern und freien Mitarbeitern
Zudem werden die Gründer und ihre Beteiligungsgesellschaften regelmäßig verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass alle gegenwärtigen und zukünftigen Mitarbeiter, Freiberufler und Dienstleister der Gesellschaft, in dem dem Rechtsverhältnis zugrunde liegenden Vertragswerk eine Klausel zu vereinbaren, die sicherstellt, dass alle im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft geschaffenen oder erworbenen geistigen Eigentumsrechte wirksam an die Gesellschaft übertragen werden.
Open Source Software
Üblich ist auch eine Regelung, welche die Gründer und ihre Beteiligungsgesellschaften dazu verpflichtet, Open Source-Software nur nach gewissen Vorgaben zu verwenden, insbesondere:
- dass Dritte keinen Zugang zum Source Code der Gesellschaft haben,
- dass nach den Nutzungsbedingungen der Open Source- Software die verwendete Open Source Software weitergegeben werden muss und nicht die durch die Gesellschaft entwickelte Software, und
- dass keine Open Source- Software verwendet wird, die fordert, dass die Verwendung bzw. Bearbeitung des betreffenden Computerprogramms nur für den Fall erlaubt ist, dass sämtliche selbst geschaffenen Änderungen mit mindestens den gleichen oder zumindest ähnlichen Freiheiten wir die Open Source Software weitergegeben werden (sog. Copyleft Effect).